试论确定专利保护范围的等同原则

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作者:刘惠明

一 确立和适用等同原则的必要性

对于发明和实用新型专利,根据专利侵权判断的一般准则,只有当权利要求书中各个必要技术特征全部被利用的行为才构成侵权。也即被指控为侵权的产品或方法(以下简称侵权物)的技术特征与专利的技术特征相比,其必要技术特征有一项不同,则不构成侵权。但当侵权物的技术特征表面上虽然与权利要求书所记载的必要技术特征有所不同,却实质上是以相同的方式或手段,替换属于专利的部分必要技术特征,完成同样的功能,产生实质上相同的效果时,应认定侵权物为专利技术的等同物。即侵权物未脱离专利权的保护范围,从而构成侵权。此即为等同原则。

在专利侵权纠纷中,侵权物是否属于专利保护范围,一般是争论的焦点。我国专利法第59条规定:“专利保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用来解释权利要求。”但是,如果仅仅严格按照专利权利要求中所记载的技术特征来确定保护范围的话,却往往会带来不公平的结果。也就是,专利权人在申请专利之时,要预测所有可能的侵权形态并记载在专利权利要求书中是非常困难的。在某些情况下,甚至是不可能的。比如说,天然橡胶与人工橡胶之间的替换现在看来是很容易的,但是在只有天然橡胶的时代,要在权利要求书中记载人工橡胶是不可能的。

然而,从另一方面来看,侵权人将权利要求书所记载的技术特征的一部分用其他实质上相同的手段或方法来代替,从而避免字面上直接与权利要求相同,以达到逃避承担侵权责任的目的,但实质上却是在模仿专利技术。因此,仅仅按照权利要求书的记载来确定保护范围的话,会放纵专利侵权行为,影响发明人的创造积极性。由此可见,在专利侵权纠纷中,适用等同原则来确定专利保护范围是有必要的。等同原则实质上是在适当考虑第三者利益的同时,将权利要求的记载一定程度地进行扩张解释,从而达到切实保护专利技术的目的。

等同原则也广为世界各国所承认,在美国,早在1950年,就有联邦最高法院的判决肯定了等同原则(注:graver tank & mfg. co. v.linde air products co.,339uspq328(1950).)。80年代后,随着支持发明政策的实行,等同原则受到各方面的关注,学说及判例也随之涌现。美国联邦最高法院1997年3月3日在“warner-jenkinson co.inc.v.hilton davis chemical co.”案(注:117s.ct.1040, 41 uspq 2d1865(1997).)中,肯定了等同原则,并明确了适用要件。

在日本,过去曾有一些学者反对应用等同原则,在司法实务中,对等同原则的适用也往往持消极的态度(注:中山信弘:《工业所有权法(上)、特许法〔第2 版〕》(日文)第392页,弘文堂、1998年。)。这实际上与时代背景有关。在过去,日本大量地吸引、改良欧美的技术,在技术水准还比较低的阶段,比较窄的专利保护范围对日本是有利的。但随着日本技术水准的大幅度提高,对专利发明的进一步重视与保护就越来越成为时代的要求,学术界肯定等同原则的意见也就成了多数,在此背景下,日本最高裁判所在1998年2月24 日的判决(注:日本《最高裁判所民事判例集》第52卷第113页;判例时报第1630号第32页。)中,正面肯定了等同原则,并详细地论述了等同原则的适用条件。因此,在日本,等同原则已得到了完全的确立。

此外,世界知识产权制定的《专利协调协定》第21条第(2)(a)款也正面承认了等同原则。可以说,肯定等同原则的适用是世界性的潮流。

我国专利法中没有明确规定等同原则,但在司法实践中,常常以是否“实质等同”作为判断标准(注:郑成思主编:《知识产权案例评析》第176页,法律出版社 1994年。),等同说原则的研究似乎还不多见。我国加入世界贸易组织已指日可待,对等同原则进行理论上的总结和探讨是司法实践和对外开放的要求,甚为必要。

二 等同原则的适用要件

1.具体适用要件

要认定侵权物为专利的等同物,应满足以下几个条件:

(1)实质相同的替换

侵权物的技术特征虽然与专利权利要求中所记载的技术特征有所不同,但是专利技术中的该不同部分(被代替技术)被侵权物中的相应部分(代替技术)替换后,也能达到同样的目的,起同样的作用,得到与专利技术同样的效果。也即,侵权物与专利的技术思想实质上是同样的,并无二致。例如:仅仅是为了实现机械部件连接的目的,将铆钉换成螺丝钉是实质相同的替换。

在判断是否是实质相同的替换时,要注意的是:代替技术与被代替技术之间并不一定存在固定的搭配关系或机械的一一对应。此外,所谓的作用、效果的相同,是指在为达到专利技术的目的方面特有的作用、效果的相同,并非要求在其他方面的作用、效果也须完全相同。因此,判断时,应结合专利说明书、附图及所属技术领域等方面客观、综合地进行判断。

(2)替换的容易想到性

对于所属技术领域的普通技术人员来说,上述的代替技术与专利的一部分技术特征的替换,在侵害物的生产或使用时,无需特别的努力,无需进行创造性的思考即可得出。通俗地说,亦即该替换是很容易想到的、显而易见的、广而为知的,该要件的判断主体不应是专家或审查员。

(3)非本质部分的不同

即侵权物的技术特征虽然与权利要求书中所记载的技术特征有不同之处,但该不同部分并非专利技术的本质部分。因为如果本质部分有不同的话,所谓的侵权物可以说是基于另外的技术思想而产生的产品或方法,已构成另外的技术,而不能认为是专利技术的等同物。此外,如果专利技术的本质部分同一般公知技术简单地进行了替换而能产生同样的目的、效果的话,则说明该专利技术的发明价值非常低,不值得应用等同原则对其进行保护。

(4)无适用上的除外事项

该除外事项一般有:

a.侵害物的全部技术特征为公知技术或由公知技术很容易联想得出的技术。公知技术为谁都可以利用的技术,让权利人进行独占显然是不合适的。在此情况下,不应认定构成等同侵权。

b.侵害物为专利权人有意或自愿消除的技术。在专利申请或异议的过程中,有意或自愿消除的技术,当然不应纳入专利保护范围内。这实际上也是禁反言原则的要求。比如说,在专利申请开始时,提出的权利上要求为属概念的a产品,而后来改为种概念的b产品,这样除b 产品以外的产品即属于有意消除的权利要求。

2.容易想到性的判断基准时

我国学术界似乎尚未意识到该问题的存在。国外学术界曾对此问题有过争论。主要有两种见解:一为申请时说,即侵害物与专利部分技术的替换,是否很容易被想到,应立足于专利申请之时,以申请时作为判断的基准时。另一为侵权时说,即替换是否很容易被想到,应立足于侵权产品的制造或方法的使用时间,即以侵权时作为判断的基准时。日本的学术界的多数意见曾经是所谓申请时说(注:中山信弘:《工业所有权法(上)、特许法〔第2版〕》(日文)第399页,弘文堂、 1998年。),但1998年2月24日的最高裁判所的判决采用了侵害时说。美国的判决及世界知识产权组织的专利协调协定第21条也都采用的是侵权时说。

申请时说与侵权时说两者的区别是显而易见的,侵权时说进一步扩大了对专利权人的保护。持申请时说的学者重视权利要求书的公示机能,认为专利保护范围在申请时即应被确定,并且认为如采用侵权时说的话,随着时间的推移和技术的进步,普通技术人员的知识也随之增加,容易想到的代替技术的范围也随之扩大,从而构成等同侵权的情形也随之增多。这样就有可能使专利权的保护范围扩大至专利技术中所没有包含的技术或专利申请后他人作出的发明。

但是,如前所述,之所以确立等同原则,是因为专利权人在申请专利时,不可能将所有的侵权形态都记载在权利要求书中,而将虽与权利要求书中的记载有所不同,但实质等同的技术也纳入专利保护范围。因此,从等同原则的宗旨来看,即使在专利申请后出现的但已广为人知的技术,也可以成为容易想到的代替技术。此外,从属专利也只是在前一专利(基本专利)申请后而出现的专利,但是,未经基本专利权人的许可实施从属专利则构成侵权。与此相对,如果仅仅是无发明性的简单替换却不构成侵权的话,显然是不公平和有欠均衡的。因此,我认为,侵权时的见解是可取的。

3.适用要件的举证责任

前述的等同原则具体适用要件(1)、(2)、(3 )是认定是否等同的必要及积极条件。其举证责任应由主张等同侵权的一方(通常是原告)承担。而要件(4)为否认等同原则适用的抗辩及消极要件, 其举证责任应由被指控为侵权的一方(通常是被告)来承担。

三 与等同原则相关的几个问题

1.有关迂回发明

所谓迂回发明,是对已取得专利权的产品制作方法(方法发明),故意加上一些多余无用的步骤,但实质上是与专利发明等同的发明。比如,本来是通过x方法即可由a生成b,即ax方法b。但是,迂回发明却先将a氧化成a’,通过与x方法相同或类似的方法x’方法,由a’生成b’,然后,再将b’还原成b。也就是 a氧化a’x’方法b’还原b。 这样就达到了与权利要求的记载不一致的目的。

在满足下列条件的情况下,应认定迂回发明为专利发明的等同物,实施迂回发明则构成专利侵权。

(1 )迂回发明的技术特征与权利请求书中所记载的必要技术特征有不同之处,但该不同之处完全是因为迂回发明实施了一些不必要多余的步骤而造成的。实质上,迂回发明与专利发明的技术思想是一致的。

(2)迂回发明是在专利发明已成公知技术后出现的发明, 是依据专利技术而很容易联想得到的技术。

(3)迂回发明与专利发明相比,因步骤的繁杂, 技术上要略逊一筹。而这种繁杂是为了逃避侵权制裁而故意作出的多余的安排。

2.有关省略发明

省略发明是指缺少权利请求书中所记载的某个技术特征,技术效果也往往比专利技术稍差的发明,又称改恶发明或不完全利用。

省略发明在满足下列条件的情形下,应认定与专利发明等同,构成侵权:

(1 )省略发明省略的是权利请求书中所记载的比较次要的个别技术特征,实质上与专利发明的技术思想是一致的。

(2)专利技术已被公开,依据此公开的专利技术发明, 很容易进行省略;并且,之所以要进行这种省略,完全是为了逃避侵权指控。

(3)省略发明的技术效果比专利技术要差, 但比专利技术以前的技术要进步。

3.独立开发的产品或方法

独立开发的产品或方法能否构成等同侵权?回答应该是肯定的。在先申请原则之下,如果相同的技术被他人抢先申请的话,即使是实施自己独立开发的技术,也会构成侵权。独立开发的技术是等同而非相同的情况下,结论也应该是一样的。


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