美国专利对国际商业的影响

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作者:路炜
专利法本质上是国内法,具有地域性。原则上,一项美国专利不具有治外法权,美国专利授予专利权人在美国本土的排他权,即未经许可,他人不能对专利产品或专利方法实施制造、销售和使用。而仅仅在其它国家制造、销售和使用美国授权的专利产品或专利方法,并不侵犯其专利权。

然而,有趋势表明,美国专利法正日益扩大地融入国际活动之中。对于在美国以外的国家从事商业活动者而言,不利的一面在于,即使其活动仅与美国存在着间接联系,他们仍有可能侵犯美国专利权;而利好的一面则在于,他们可以通过获得并运用美国专利来限制竞争对手在美国以外的活动。当今全球市场,拥有美国专利的专利权人(不论国籍)应充分利用这一趋势,对从事国际商业活动者而言也应充分知晓侵犯美国专利权的潜在风险。下面将介绍美国专利对六种国际活动的影响。

一、从美国出口部件,然后全球销售最终专利产品

正如在35 USC 271(f)条款所规定的,自1984年以来,美国专利授予专利权人下述排他权,即未经许可,禁止他人提供或促成提供在美国境內或由美国境內所生产的专利发明部件。35 USC 271(f)条款由两部分组成,分别对不同的侵权行为作了详细说明。第一部分规定,侵权人积极促使該发明部件的全部或主要部分在美国境外組合,且所采用的组合方式倘若发生在美国境內将构成专利侵权,这些部件可以是同时适用于非侵权用途的常用商品;第二部分规定,这些部件特别适用于该专利发明,而且侵权人知道且故意将这些部件在美国境外组装。第二部分不要求何人何地装配或组合的事实存在,而第一部分则有可能对这种事实不作要求。按照35 USC 271(f)条款,即使专利最终产品的制造、销售和使用均在美国境外,那些国外制造商仍然可能对从美国出口或促使供应商出口专利最终产品的某个部件负侵权责任。

此外,专利权人可以根据美国国外的销售情况获得相应赔偿。例如,微软将Windows软件的master version运到美国国外,随后将其复制并安装到在国外组装的计算机上。拥有一项语音解码器专利的AT&T起诉微软,声称其Windows软件中包含该语音解码器(AT&T对微软案,2004年)。微软要求法院将那些在国外组装并在国外销售的计算机损害赔偿金排除在外。然而,按照35 USC 271(f)条款,法院根据国外销售额追究了赔偿金。

这样,即便专利权人不在美国市场内竞争,照样可以依靠其拥有的美国专利取得在美国国外销售的损失补偿。这在下列情况下极为有利:专利权人在销售所在国不拥有专利权,或者在许多不同的国家对侵权人提起诉讼有诸多不便。只要对美国出口商出口专利部件的行为提起一项专利诉讼,专利权人就有可能收回包含该部件的最终产品在全球销售的赔偿金。这就是为什么那些不参与美国国内市场竞争,但与美国供应商共同逐鹿国外市场的外国公司不得不考虑获得美国专利的另一个原因。

如果美国国外的制造商不出口也未促成部件的出口,但是供应商实施了从美国出口专利部件的行为,那么专利权人可以强令供应商停止出口。这一情形说明了美国专利是如何影响国外市场的零部件供应,同时还表明,即使竞争对手仅与美国存在间接联系,专利权人仍可以就专利部件的国外市场对竞争对手施加压力。

二、在美国许诺销售,而未在美国国内销售

自1996年以来,美国专利又授予专利权人在美国国内许诺销售专利发明的排他权。对“许诺销售”条款几乎没有法理解释,很多问题仍然悬而未决。特别是(1)构成“许诺”的确切要素是什么,尚不清晰,(2)发生“许诺”是否需要物理载体,(3)许诺是否要求最终销售,(4)最终销售是否必须发生在美国国内,和(5)怎样计算许诺销售的赔偿损失。

关于“在美国国内许诺销售”的定义,可能需要就取得专利权的发明进入销售合同阶段有明确的意愿表达;包含价格报价和待售商品描述的文书被视为“许诺销售”。而单纯广告有可能不被视作“许诺销售”。

关于最终销售问题,在Wesley Jessen Corp对Bausch&Lomb,Inc(2003年)一案中,德拉瓦州法院认为,即使不存在实际的或蓄意的侵权销售,未经授权的许诺销售仍可以单独构成专利侵权行为的一项事由。该案支持了即使当事人在国外制造、使用或销售专利产品,一旦其在美国国内许诺销售,则可能侵犯美国专利权的主张。例如,一欧洲制造商通过其在美国居住或到美国旅游的销售员许诺销售,或通过对潜在美国客户开放的网址在Internet上许诺销售,均应当负专利侵权责任。类似的,从欧洲向潜在美国客户邮寄价格单也构成对美国专利的侵权。美国专利权人可以要求禁止这样的许诺销售和可能的损失赔偿(假设美国法院对欧洲制造商有司法权)。当专利权人与在美国的外国制造商处于销售竞争地位,那么这种禁止许诺销售就特别有利。

另一方面,一些法院认为,在美国国内许诺销售,但打算将商品在美国以外的区域销售,并不属于“许诺销售”应负侵权责任的范畴之内(例如 Cybiotronics,Ltd对Gold Source Electronics,Ltd案(2001年)、Quality Tubing,Inc.对Precision Tube Holding Corp案(1999年)、以及Newman法官在Rotec Indus对Mitsubishi Corp(2003年)一案中也表明了同样的观点)。

这些法院从假设的许诺销售中未发现直接侵权行为,除非供方的蓄意销售是以美国国内的消费群体为目标。

三、进口到美国国内

与大多数其它国家的专利体制相同的是,专利产品进口到美国是一种直接侵权行为。自1988年以来,美国专利又授予专利权人将按照专利方法制造的产品进口到美国的排他权(35 USC271(g))。因此,即使该项专利本身并未涉及产品本身,但如果其进口到美国的产品是采用美国专利所涉及的方法直接获得的,那么,就构成涉及该专利方法的直接侵权责任。这样,即使进口方未在美国制造、许诺销售或在美国市场销售该产品,美国专利持有人仍然可以要求获得损失补偿,并要求禁止该产品进口到美国内。

Ajinomoto Co对Archer-Daniels-Midland Co(ADM)案(2000年)就是此类侵权的一个典型案例。Genetika公司就一种菌株制备工艺在多国申请了专利保护。Ajinomoto购买了Genetika公司的美国专利权。ADM公司购买了由Genetika公司在瑞典的被许可人制备的菌株,并进口到美国国内用于牲畜饲料添加剂的生产。Ajinomoto(美国专利权人)起诉ADM公司进口采用美国专利方法直接获得的产品。尽管在国外操作该专利方法的是他人—瑞典的被许可人,而且得到了瑞典专利权人的许可,但法院判定ADM公司应负专利侵权责任。

如果制造商自己未将产品进口到美国国内(例如上述案例中瑞典的被许可人),而仅仅将产品出售给买方/进口商(ADM),那么它不直接侵犯专利权。此案中,侵权行为系指进口到美国这一项。但是如果制造商和买方的合同中包含赔偿条款,则一旦日后买方将产品进口到美国内,进口制造商应向专利权人负赔偿损失责任。由此,外国制造商应考虑使用美国专利方法直接获得的产品潜在后果,特别是当产品有可能被进口到美国国内。

四、国际范围内的诱导侵权

按照美国法律,诱导他人侵犯美国专利将负间接侵权责任(35USC271(b))。作为构成“未经许可诱导”的条件,一般应当包括两大要件。即被诱导人必须直接侵犯美国专利权(例如在美国制造、使用、销售、许诺销售或进口专利产品),诱导人积极诱使、故意怂恿和帮助他人直接侵犯美国专利。此类诱导事件的关键问题往在于诱导人和直接侵权人之间的关系性质。如果诱导人对直接侵权人的行为实施控制,那么法院很可能判定其为诱导侵权。

法院的许多判决结果表明,如果造成被诱导人在美国直接侵权,那么诱导人在美国国外的活动就可能构成未经许可的诱导。换言之,国外的制造商将对诱导他人在美国制造、使用、销售、许诺销售或进口专利产品负责(假设美国法院对制造商有司法权)。

在Crystal Semiconductor Corp对Tritech Microelectronics Int,Inc.(Fed.Cir.2001年)一案中,法庭就“基于美国国外的活动认定为诱导侵权行为”取得一致的意见。一制造商因在新加坡制造音频芯片并将芯片销售给美国进口分销商,而被指控侵犯美国专利权。法庭支持陪审团关于新加坡制造商应负诱导侵权责任的裁决。法庭解释说,尽管新加坡制造商并未直接侵犯专利,但其将芯片销售给分销商的行为构成了“未经许可的诱导”。这一案例体现了美国专利的治外法权效力。从事外国商业活动者应当明白,即使他们没有直接侵犯美国专利,但通过第三方诱导侵权,仍将受到美国专利法的制裁。

五、在国外销售所导致对美国专利的侵权

在上篇中我们已经提及,如果侵权人从美国出口专利产品部件并在国外进行组装,则专利权人可以依据在国外制造的专利产品销售额获得相应的损失赔偿。这并非是国外销售可以被计入损失的唯一情形。通常,只要专利权人能够举出令人信服的可能产生的结果,即如果不是因为侵权人侵犯美国专利权,进行国外销售的话,专利权人本可以实现由侵权人进行的那部分国外销售,因此专利权人可以获得因丧失国外销售额而导致的利润损失的赔偿。即使对于那些并未在美国制造专利产品的专利权人来说,这一规则依然适用。这一规则对于那些拥有美国专利,但却将竞争定位在与美国制造商对抗的国外市场,而非美国国内市场的公司来说,受益匪浅。由于既可以规避在不同国家提起多项诉讼的开销和风险,又可以获得在专利未指定保护国的销售陪偿,因此拥有美国专利的公司应当充分利用这种全球防御机制。

六、向专利权人购买专利产品的行为发生在国外

专利权穷竭原则,是指一旦经专利权人授权,专利产品的销售不再受到限制,专利权人对专利产品的再销售和使用丧失控制权。换言之,专利产品一旦经授权销售,那么该产品就不再获得专利保护。如果专利产品在美国获得合法销售地位,那么后续购买者按照权利穷竭原则承袭同样的豁免权。

但是美国专利权不会因为产品在美国国外销售而穷竭。就一项美国专利而言,获得穷竭原则保护的条件是授权销售必须发生在美国国内。换言之,向美国专利权人进行合法的外国购买,在将该产品进口到美国之前,仍然有必要获得美国专利权人的许可。

例如,在Fuji对Dynatec Int Inc(Fed Cir 2001)一案中,Fuji拥有数项关于照相机的美国专利。Dynatec和其它共同被告从Fuji购买相机,其中一部分相机在美国购买,另一部分在美国国外购买。向Fuji购买相机以后,被告们将相机进口到美国国内。Fuji起诉要求被告停止向美国进口相机。法院认为Fuji的美国专利权没有因为在美国国外销售而穷竭,并发布了停止进口到美国的命令。(法院同时查明,Fuji的美国专利权因为国内销售而穷竭,因而对这些照相机作出了无效起诉的法院指令)。这一案例描述了,如果向美国专利权人购买专利产品的行为发生于美国国外,则仍不能排除专利侵权责任。因此,如果购买者打算将所购的专利产品进口到美国,他们应当与美国专利权人签订一份进入美国领土的许可证。

结论:

综上所述,近年来为了最大限度地获得知识产权的保护,美国法院和立法机关已经通过种种法律手段将美国专利的效力延伸到国际范围。为了能够最大程度地利用所拥有的专利权,并以此获得最大的利益,美国专利的拥有者切不可忽视这些效力的作用。与此同时,从事全球商业活动的人们更应当对此引起足够的重视,以便将侵权制裁的风险降低到最小程度。


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