2005年度美国联邦最高法院十大专利案件评介

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作者:中国知识产权局
2005年11月29日,美国IPfrontier网站公布了“2005年度美国最高法院十大专利案件”,著名的eBay禁制令[注1]救济案、Schering-Plough反向支付反垄断案和KSR诉Teleflex显而易见性案均榜上有名。目前,最高法院已对eBay禁制令救济案等五个案件进行了CVSG审查[注2],并签发调卷令[注3],其他案件业已处于调卷令请求审查期间。

这十大案件代表着近40年来专利诉讼在美国最高法院所达到的最高水平,其涉案范围从专利申请到专利审查,从专利反垄断到专利权市场支配力,从专利欺诈到司法管辖,内容非常广泛。特别值得关注的是,其中有两件是药品反向支付反垄断案件,凸显出药品专利在专利诉讼中日益重要的地位。这些案件司法程序繁杂、意义深远,引起了人们极大的关注,可能成为专利诉讼中的重要判例。

  一、eBay禁制令救济案

  eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, Supreme Court No. 05-130, proceedings below sub nom MercExchange, LLC v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 1338-39 (Fed. Cir. 2005)(Bryson, J.).
   【案情简介】2001年,MercExchange公司指控eBay公司使用的“立刻购买”(即“Buy It Now”,一种在线固定价格拍卖技术,允许消费者不参与拍卖过程即可购买商品)交易方法技术侵犯其专利权。2003年,弗吉尼亚联邦地方法院作出有利于MercExchange的判决,裁定eBay侵权,并向MercExchange支付赔偿金。法院同时签发限制eBay使用该专利技术的永久性禁制令。随后,eBay上诉至联邦巡回上诉法院,辩由是MercExchange从未实施相关专利,仅仅通过征收高于专利自身价值的使用费达到渔利目的,但eBay的上诉请求被上诉法院驳回。2005年,eBay向联邦最高法院提起上诉,同时提出目前法院在做出侵权裁决后即签发禁制令的现行做法不合理,要求法院改变现有惯例。2005年11月28日,最高法院受理eBay的调卷令请求,签发调卷令。
   【争议点】最高法院审查美国联邦法院的通行做法是否正确:即1) 联邦地方法院在认定某公司侵犯一件有效专利之后,是否必须签发限制该公司继续使用相关专利技术的永久性禁制令。2)法院是否必须参考既往判例,探讨何时适宜向专利侵权者颁发禁制令。
   【状态】2006年4月前举行听审,并在2006年6月作出裁决。
   【笔者评述】本案是近年来最重要的专利案之一。此次,eBay对禁制令这一英美法系国家知识产权诉讼的常用救济措施提出质疑,不但引起美国最高法院的重视,还极有可能引发专利权人与技术使用者之间新一轮的纠纷。最高法院受理这一案件显然表明其解决上述争议的态度。本案终审判决将很可能推翻先前判例,改变禁制令惯例,并极大地推动美国国会当前的专利法改革进程。

  二、Schering-Plough 反向支付反垄断案

  Federal Trade Comm’n v. Schering-Plough Corp., Supreme Court No.05-273, proceedings below sub nom Schering-Plough Corp. v. F.T.C., 402F.3d 1056, 1075 (11th Cir. 2005).
   【案情简介】2005年8月,美国联邦贸易委员会(FTC)请求最高法院审核联邦巡回上诉法院对Schering-Plough诉讼案的裁决。此前,FTC认定该公司与潜在竞争者达成协议,向对方支付一定数额的费用,以推迟非专利类型药品上市时间的行为(即一般所说的反向支付)违法,但该裁决被联邦巡回上诉法院撤销。FTC认为,上诉法院的裁决“导致专利药品公司和非专利药品潜在竞争者之间的合谋”,因此向最高法院提出调卷令请求。
   【争议点】本案提出一个实质性问题:药品专利权人与潜在竞争者达成协议,实施反向支付的行为是否涉嫌以不合理手段限制自由贸易和市场竞争,是否违反《反垄断法》?
   【状态】处于调卷令请求审查期,预计2006年6月底签发。
   【笔者评述】对公众而言,药品专利诉讼是公共健康与福利领域尤其重要的事务。因此,合法正当的竞争不能被专利权人以反向支付的手段压制,当然,专利权人真正有价值发明的独占权也应当得到保护。本案的问题在于,专利权人与潜在竞争者达成反向支付协议,对第三方或代表第三方利益的团体而言,则意味着二者利用合法协议达到排挤其他竞争者的目的,构成不正当竞争。
   此前,反向支付协议一直被业界视为合法并普遍存在。此次FTC就这一获得长期认同的做法提出质疑,试图打破惯例。本案一旦签发调卷令,无论最终审判结果如何,必将在一定时期内对专利反垄断案件起到重要影响。

  三、Tamoxifen反向支付反垄断案

  In re Tamoxifen Citrate Antitrust Litigation, __ F.3d __, 2005 WL 2864654(2nd Cir. 2005).
   【案情简介】本案与Schering-Plough案情大致相同,同样涉及反向支付问题。如果Tamoxifen案与Schering-Plough案进度保持一致,预计,在最高法院签发两案调卷令后,该两案的口头辩论可能于2006年10月前同时进行。
   【争议点】争议点与Schering-Plough 反向支付反垄断案相同。
   【状态】处于调卷令请求审查期。

  四、KSR诉Teleflex显而易见性案

  KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., Supreme Court No. 04-1350, opinion below sub nom TeleflexInc.v.KSRIntern.Co.,119Fed.Appx.282 (Fed.Cir.2005) (Schall,J.) (non- precedential), appeal from trial court opinion, 298F.Supp.2d 581 (E.D.Mich. 2003).
   【案情简介】2003年12月,密西根州联邦地方法院援引组合权利要求检验标准,认定KSR公司未侵犯Teleflex公司的专利,并作出有利于KSR裁决。随后,Teleflex诉至联邦巡回上诉法院。上诉法院认为联邦地方法院援引了不完整的“教示-联想-动机”(teaching -suggestion-motivation)(即如果本领域的一般技术人员根据现有技术文献内容即可实施该技术,则权利要求中所请求保护的产品或方法应当认定为具有显而易见性)检验标准,因此裁定撤销原判,发回重审。随后,联邦地方法院作出对KSR不利的判决。KSR不服该判决,向最高法院提出调卷令请求,请求审查组合权利要求专利标准。
   【争议点】如果没有“教示-联想-动机”形成组合权利要求,发明本身具有非显而易见性,那么该组合权利要求是否依然有效?
   【状态】处于调卷令请求审查期。
   【笔者评述】近20多年来,联邦法院对于显而易见性一直采用所谓的“教示-联想-动机”检验标准。本案中,KSR质疑该检验标准,要求联邦最高法院对该标准进行审查。上诉法院亦有可能在今后的审判中尝试将自身的判例法与调卷令诉求中所引用的最高法院先例进行调和,此举无疑影响巨大。
   值得一提的是,微软、思科等大型企业均表示支持KSR的诉求,认为目前显而易见性的检验标准过于宽松;另一方面,他们要求负责审理专利诉讼的法院应以更严谨的检验标准来判断专利的显而易见性。

  五、Metabolite专利适格案

  Laboratory Corp. of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc.,Supreme Court No. 04-607, 125 S.Ct. 1413, 1413-14 (2005), opinion below,370 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004)(Rader, J.).
   【案情简介】1986年,UPI公司就检测液态下高半胱氨酸浓度的方法向USPTO申请专利,并特别要求保护人体高半胱氨酸水平和缺乏维生素之间的科学关系(维生素B有助于高半胱氨酸的代谢,其在人体内的浓度与高半胱氨酸浓度密切相关) 。此后,UPI获得该方法专利,并将专利权许可Metabolite公司,Metabolite又转许可LabCorp公司使用该专利。1992年到1998年间,LabCorp支付许可费,并指定一名医生参与每次的高半胱氨酸测试。1998年后,LabCorp转而使用另一家公司研发的实验技术,随后,Metabolite向联邦地方法院提起诉讼,指控LabCorp利用此前的测试机会获得相关专利信息,并实施侵权行为。联邦地方法院裁定LabCorp的行为属于故意侵犯专利权,造成损害事实。二审中,上诉法院支持一审法院的判决。于是, LabCorp向最高法院提出调卷令请求。随后,美国最高法院下发调卷令。
   【争议点】方法专利涉及到科学关系,其权利范围是否可及于对该科学关系的保护?如果一件专利能启发当事人得到“相关实验结果”,那么专利权人是否能对医疗中的基础科学联系有效地宣称垄断 (如一名医生观看该实验结果并对其中的关系进一步进行研究)?
   【状态】预计最高法院于2006年2-4月间审理本案,并于2006年6月底作出判决。
   【笔者评述】现行专利制度中,科学发现、自然规律、科学关系等因属于客观存在、非人类所创造而不具备可专利性,那么本案方法专利中所涉及的科学关系是否具有独占性,最高法院将作出怎样的判决?这都值得人们期待。

  六、Unitherm专利欺诈案

  Unitherm Food Systems, Inc. v. Swift Eckrich, Inc., Supreme Court No.04-597, opinion below, 375 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2004)(Gajarsa, J.).
   【案情简介】食品加工器械生产和供应商Unitherm公司的主要业务是经销利用特别烤炉和独特处理程序预煮鸡胸的设备。Swift- Eckrich公司是ConAgra冷冻食品公司经营的下属企业。1993年,Unitherm开始实施一项名为“Unitherm 加工”的肉类着色新技术,但未申请专利。1999年,Swift-Eckrich雇人以欺诈手段取得Unitherm的独特处理程序,并就该程序申请专利。2001年2月, Unitherm提起诉讼,指控Swift-Eckrich取得和实施专利的行为违反《反垄断法》。联邦地方法院援引最高法院的判例,支持Unitherm的请求,判决Swift-Eckrich专利权无效,承担反垄断责任并支付赔偿。Swift-Eckrich向联邦巡回上诉法院提起上诉,辩称Unitherm未提供足够的证据支持其诉求。上诉法院受理本案,支持联邦地方法院对Swift-Eckrich专利无效的判决,但推翻有关Swift-Eckrich反垄断及附带赔偿的判决。2004年,Unitherm向最高法院提起调卷令请求。2005年2月,最高法院签发调卷令。
   【争议点】依据《联邦民事诉讼法》第50条(a)款,向陪审团提交案件之前,请求方对判决发生质疑,但在陪审团作出判决后,未根据第50条(b)款更新理由,也未根据第59条继续上诉,那么上诉法院是否有权,或在什么范围内审查支持民事陪审团判决证据的充分性?
   【状态】口头辩论已于2005年11月2日进行。
   【笔者评述】此次最高法院如何处理上诉法院关于审查支持民事判决证据的充分性,对双方当事人至关重要,Swift-Eckrich是否需要支付高额赔款也将由此定论。据预测,先前判例极可能被推翻,法院之友[注4]意见书中也已明确表达此意向。

  七、Illinois专利权市场支配力案

  Illinois Tool Works, Inc. v. Independent Ink, Inc., Supreme Court No.04-1329, proceedings below sub nom Independent Ink, Inc. v. Illinois Tool Works, Inc., 396 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2005)(Dyk. J.).
   【案情简介】Illinois Tool Works附属公司Trident公司生产打印机头并对该技术拥有专利,该公司要求购买者在购买打印机头时必须购买其生产的未申请专利的墨。打印机墨制造商Independent Ink根据《反垄断法》向加利福尼亚州联邦地方法院起诉,指控Trident公司在其专利产品打印机头上捆绑销售非专利产品墨的行为违法。联邦地方法院审理后,以Independent Ink未提供Trident拥有专利权市场支配力的证据为由驳回诉求。Independent Ink提起上诉,2005年1月,上诉法院推翻原判,裁定Independent Ink无须证明专利权市场支配力的存在。2005年4月,Trident诉至最高法院。2005年6月20日,最高法院签发调卷令。
   【争议点】美国《反垄断法》(《美国法典》第15编第1章)禁止拥有捆绑产品市场支配力的公司进行捆绑产品销售,但当事人必须证明该市场支配力的存在(市场支配力被定义为一个公司在捆绑产品上拥有专利),Illinois请求法院推翻基于专利的市场支配力假定。
   【状态】已于2005年11月29日进行口头辩论, 有望于近期作出判决。预计上诉法院的判决将被推翻。
   【笔者评述】所谓专利市场支配力是指在相当长的时间内,市场主体能在市场上决定产品的产量、价格和销售情况,维持高于一般竞争水平的价格,以获取高额利润。但市场支配力的认定比较复杂,一般需要从市场绩效标准、市场行为标准和市场结构标准等方面予以考虑。美国最高法院同意审理本案,表明其对市场支配力认定的审慎态度,其判决将直接影响将专利产品捆绑非专利产品的销售者、购买此类产品的公司以及该产品的最终消费者。同时,本案将审核如何遵循既往判例,最终本案判决的结果将影响法理中与《反垄断法》有分歧的方方面面。可以预见,上诉法院的判决一旦被推翻,《反垄断法》与现代法理学中的观点将更加吻合。(笔者注:截止本文发稿之时,最高法院已经作出裁判,推翻上诉法院的判决,裁定专利权并不必然能为权利人带来市场支配力,Independent Ink有义务提供Trident拥有市场支配力的证据。)

  八、BlackBerry司法管辖权(治外法权)案

  Research In Motion, Ltd. v. NTP, Inc., certiorari petition due January 5, 2006, NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005).
   【案情简介】2001年,NTP公司向美国弗吉尼亚州联邦地方法院提起诉讼,指控RIM公司“黑莓”掌机产品技术侵犯该公司的16件技术专利。2002年11月,联邦地方法院作出裁决,认定RIM侵犯NTP的11件技术专利,判RIM支付赔偿。随后几年中,两家公司进行了数轮谈判,但最终未能达成和解。2005年6月,RIM向联邦巡回上诉法院提起上诉。2005年8月,上诉法院推翻联邦地方法院的判决,理由是RIM是加拿大企业,不应适用美国相关法律;但同时又表示支持NTP的权利主张。此判决理由自相矛盾,且据此判决, RIM仍需支付使用费。RIM不服,向最高法院提起调卷令请求。
   【争议点】本案最具争议的焦点是上诉法院支持RIM的辩由,即RIM电子邮件服务使用的“黑莓”中继服务器位于加拿大,所以即使其用户大多在美国,也不应适用《美国专利法》。也就是说,上诉法院认为即使出于合法目的,美国专利权也不得将其效力扩展至美国境外。
   【状态】处于调卷令请求审查期。
   【笔者评述】本案涉及治外法权(Exterritoriality,即一国的法律在其境外的效力)问题,这一棘手问题最终是否会受到最高法院的重视,值得关注。如果最高法院拒绝签发调卷令,人们将看到一个价值数十亿美元的业务被迫终止。RIM公司大约70%的收入来自美国“黑莓”销售和用户,对RIM来说将是灾难性的,而数百万美国用户也将失去使用这种流行的掌上电脑的权利。(笔者注:截止本文发稿之时,RIM公司与NTP公司达成和解, RIM公司支付6.125亿美元以作为补偿,自此尘埃落定。)

  九、AWH 诉Phillips权利要求解释案

  AWH Corp. v. Phillips, App. No. 05-602, proceedings below, Phillips v.AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed.Cir.2005) (en banc).
   【案情简介】Phillips发明的一种可以焊接成监狱监舍的钢壳模板获得美国专利,该专利共有26项权利要求。Phillips授权AWH生产和销售此种产品,1990年协议终止后,Phillips发现AWH仍使用该技术。1997年, Phillips向克罗拉多联邦地方法院起诉AWH侵权以及窃取其商业秘密。联邦地方法院驳回关于商业秘密的诉求。对于侵权的诉求,法院在着重对权利要求 1进行解释后,作出不侵权的简易判决。Phillips上诉至联邦巡回上诉法院。2004年4月,上诉法院按合议庭多数意见裁定维持原判。 Phillips不服,要求重审。2004年7月,上诉法院以满席审理[注6]方式重审,决定撤销2004年4月的判决。重审判决书指出,以满席审理的方式重审旨在解决4月判决中所提出的权利要求解释的问题。最后,上诉法院作出对AWH不利的判决。2005年,AWH向最高法院提起调卷令请求。
   【争议点】权利要求解释的依据成为本案最受关注的焦点。
   【状态】处于调卷令请求审查期。
   【笔者评述】本案审理的是权利要求解释依据这一问题。目前,在美国专利诉讼案件中,有的法官主要依据权利要求本身、专利说明书、专利申请记录以及所引用的现有技术等来确定权利要求的范围;有的法官则主要参考专家证词、普通字典和(或)技术字典等来确定权利要求的范围。联邦巡回上诉法院在重审判决书中亦提出七个重要问题,如法院在确定权利要求的解释时,应该参酌字典释义还是专利说明书;是否应出于尽量维持专利有效性的目的,而采取狭义解释的方式来理解权利要求中的语言;在确定权利要求中有争议的名词含义时,专利申请经过记录和专家证言应该起到什么样的作用等。本案事关专利权利要求解释这一重大争议,其裁决结果将可能影响美国乃至全世界所有诉至法院的专利案件的权利要求范围的界定,给法院评估专利侵权及专利有效性的方法论带来重大变革。

  十、Lemelson专利“申请懈怠”案

  Lemelson Medical, Education & Research Foundation v. Symbol Technologies, petition for certiorari expected from Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, __ F.3d __(Fed. Cir. Nov. 16, 2005)(order)(en banc), supplementing earlier panel opinion, 422 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2005)(Lourie, J.).
   【案情简介】历默森医学暨教育研究基金会(以下简称历默森基金会)拥有数件与条形码机相关的专利,这些专利多为发明人历默森于1954年和1956年所提出的两件专利申请的部分继续申请。历默森基金会向众多相关技术的使用者及制造商发出警告信,宣称在未取得其许可前,他们不得使用或制造侵权的条形码机。随后,两家条码机制造商向内华达州联邦地方法院提起诉讼,要求宣告历默森基金会的专利无效或因“申请懈怠”[注6]而无法执行。历默森基金会提出反诉,认为原告所主张的“申请懈怠”理由无法律依据,要求驳回该诉求。联邦地方法院审理后,就“申请懈怠”部分驳回原告主张。原告提起上诉。上诉法院引用美国最高法院两个判例,认定“申请懈怠”可以作为专利诉讼的防御方法。然而,同时认定历默森基金会虽合法利用部分继续申请获得专利,但是重新改写或扩大申请范围却是数年后的行为,此种利用延迟方式企图“永久”巩固专利权的行径将严重影响社会公共利益,不应予以鼓励,因此驳回原判,发回重审。2004年1月,联邦地方法院重审后,判决历默森基金会拥有的专利因申请懈怠无法执行。2005年,历默森基金会向最高法院提出调卷令请求。
   【争议点】抗辩此前所确立的因期限超过80年发生的“申请懈怠”具有不可执行性的标准。
   【状态】处于调卷令请求审查期。
   【笔者评述】本案审理过程中,上诉法院以满席审理的方式驳回专利权人在重审请求中所提出的问题,为最高法院审核该争议铺平道路。与KSR案件拥有经验丰富的上诉团一样,历默森基金会提前意识到本案最终可能走向最高法院,因此,在案件伊始即聘请多位专家和著名上诉律师,为最后的胜诉做好充分准备。(庆俊梅、韩志杰,校对:谢静)

  [注1] 禁制令:“Injunction”,法院签发的要求或禁止当事人做某事或某行为的命令,根据其持续时间的长短,分为临时性禁令和永久性禁令。这是衡平法的一项救济措施。当普通法对某种损害行为不能提供充分的救济时,便可寻求以禁制令作为补救。
   [注2] CVSG:“Call for View of Solicitor General”的缩略语,即请求司法部副部长代表政府进行调查并出具意见书。
   [注3] 调卷令:“Certiorari”,是上级法院向下级法院签发,要求后者将某一案件的诉讼记录移交给上诉法院审查的一种特别令状。美国联邦最高法院将调卷令用作其选择复审案件的工具。
   [注4] 法院之友:“拉丁文Amicus Curiae,英文Friend of the Court”,指应法院之邀或主动对案件中的疑难法律问题陈述意见、善意提醒法院注意某些法律问题并协助解决争端的非诉讼当事人的其他利益方。
   [注5] 满席审理:“En Banc”,指法院全体法官出庭审理某一案件,亦称大法庭审理,或全院联席审理。这种审理方式一般用于有较大影响的或法院试图将审判结果确立为判例的案件。以满庭审理方式确立的判例,比其他判例具有更大约束力。联邦巡回上诉法院共有12名法官,该院的满席审理,就是指全体12名法官出庭进行审理。
   [注6] 申请懈怠:“Prosecution Laces”,申请懈怠起源于衡平法上的懈怠原则(Doctrine of Laches),指专利在申请过程中有不合理且未作解释的迟延。


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