美国专利法中的等同理论 希尔顿化学公司案述评(8)

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被告在上诉案中提出,申请人在专利审查过程中放弃的任何内容,不论其原因如何,都不能重新回到受保护的范围。即使放弃的内容等同于权利要求明确覆盖的内容,也不得予以重新保护。被告认为,由于自己方法的pH值是在5.0左右,属于专利申请人放弃的部分,因而限制了等同理论的适用。

对此,联邦巡回上诉法院已经做出了回答。它认为,在本案中,禁止反悔原则并不妨碍适用等同理论。因为,当被告诉诸禁止反悔原则以限制等同理论适用时,法庭不仅要详细调查所放弃的内容,而且要详细调查放弃的原因。申请人为了区别于现有技术确实加入了“pH值大约从6.0至9.0”的字样,但这只是放弃了pH 值9以上,并不妨碍原告以等同原则占有pH值6.0以下的内容。显然,联邦巡回上诉法院关于pH值下限的解释是不充分的。

最高法院基本同意联邦巡回上诉法院关于既调查所放弃的内容又调查放弃的原因的看法。它还认为,被告关于禁止反悔的观点走得过远。因为,被告认为,专利审查过程中申请人修改权利要求的原因与禁止反悔无关。最高法院指出:“在上诉人(即被告)和下级法院持反对意见者所引证的我们的每一个判例中,禁止反悔都与区别现有技术的修正联结在一起。或者说,有关的修改是针对具体的诸如显而易见的问题,因为这会引起争议,使得权利要求覆盖的内容不能获得专利。”也就是说,当权利要求的内容是因为与现有技术重迭或因为显而易见性而放弃时,才适用禁止反悔。专利局要求申请人修改权利要求书的原因多种多样。有的修改是为了避开现有技术,以便申请者最终获取专利。有的修改则与现有技术无关,与申请人最终获取专利无关。在这种情况下,专利局没有限定等同原则的意图,法院也没有必要采纳僵硬的不问原因的禁止反悔。

最高法院认为,在本案中原告加上pH值9.0的上限是为了避免与现有技术的重迭,但加入pH值6.0下限的原因却不清楚。仅仅根据有关的文档,尚不能确定禁止反悔能否适用,因而将该案发回重审。

在这里,最高法院还确立了一项新的规则。即专利权人负有举证的义务,以说明修改权利要求的原因;然后由法院考虑禁止反悔是否适用,等同理论是否适用。如果权利人不能说明修改的原因,法院就可以假定,修改的目的就是为了避开现有技术,从而与可获专利性有关。在这种情况下,法院就可以适用禁止反悔原则,以限制等同理论的适用。

按照美国最高法院的上述解释,禁止反悔原则与专利审查中的现有技术原则是一致的。如果在专利审查中从权利要求中排除的内容与现有技术有关,则这种技术内容不仅不能列入权利要求,而且在日后的侵权纠纷中也不能因等同理论而得到保护。因为这种技术本来就不属于专利权人,等同理论当然不予保护。等同理论所保护的仅仅是专利技术及其等同物。



七.确定等同的时间



被告在上诉中提出,权利要求具有通告公众的作用,而等同理论的适用又使公众难以确切地了解权利要求的范围。因而,为了最大限度地减轻二者之间的冲突,应当把等同理论限定在专利所披露的等同物中。按照这种说法,申请人在专利说明书中不仅要披露有关的发明创造,还必须指明某些技术要素的等同物。如果申请人没有指明等同物,或者他不知道有关的等同物,则等同理论都不能适用。这样,确定等同的时间点就是申请人提出专利说明书的时间,而确定等同物的范围也被限制在了专利说明书的范围之内。这样的等同理论对于专利权人的保护几乎是没有意义的。


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